案由：專利申請權(quán)權(quán)屬糾紛

原告：深圳唐鋒電器實業(yè)有限公司（簡稱深圳唐峰）

原告：上?？巳R美斯有限公司（原名：上海唐鋒電器有限公司，簡稱上海唐鋒）

被告：胡松

第三人：武漢大學(xué)

案情介紹：

1996年2月8日，被告胡松代表乙方思達德公司與甲方第三人武漢大學(xué)簽訂了協(xié)議書一份（以下簡稱2.8協(xié)議）。該協(xié)議書內(nèi)容為：乙方了解到甲方在武漢大學(xué)實驗室內(nèi)已成熟地掌握SPE膜電解臭氧技術(shù)（專利號：ZL93246255.3，簡稱93專利）；雙方認定，甲方要求乙方不論其臭氧技術(shù)應(yīng)用新產(chǎn)品是否產(chǎn)生效益，均需向甲方支付非獨家專利使用費人民幣15萬元；甲方有責(zé)任向乙方提供該專利準確、全面的技術(shù)文件資料，在乙方生產(chǎn)中及時予以現(xiàn)場指導(dǎo)，以確保乙方在批量生產(chǎn)中掌握、穩(wěn)定SPE膜電極技術(shù)；本協(xié)議有效期為三年等。后來，思達德公司又出具授權(quán)書，將“2.8”協(xié)議的權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給胡松。同年4月19日，胡松在未告知武漢大學(xué)的情況下，以該專利技術(shù)入股的形式與深圳唐鋒簽訂了協(xié)議書一份。該協(xié)議書約定：協(xié)議范圍是臭氧技術(shù)應(yīng)用產(chǎn)品及其他領(lǐng)域的新產(chǎn)品；此協(xié)議所述合作方式以股份制形式成立，財務(wù)獨立核算，股份比例：甲方（深圳唐鋒）90%，乙方（胡松）占10%（技術(shù)股）；本協(xié)議簽訂后，甲方正式擁有乙方對臭氧技術(shù)應(yīng)用產(chǎn)品之研制成果與權(quán)利，乙方不得再與第三者合作生產(chǎn)等。

        1996年7月22日，深圳唐鋒聘任被告胡松為本公司開發(fā)三部經(jīng)理，負責(zé)臭氧水機之研發(fā)及管理工作。此后，第三人武漢大學(xué)應(yīng)被告胡松的要求，多次派“電解式臭氧技術(shù)研究課題組”人員到原告深圳唐鋒處就SPE膜電解臭氧技術(shù)進行指導(dǎo)和培訓(xùn)。同時，該課題組人員與胡松及深圳唐鋒的有關(guān)人員一起，利用深圳唐鋒的物質(zhì)條件，以SPE膜電解臭氧技術(shù)為基礎(chǔ)進行系爭專利（“電解式臭氧發(fā)生裝置”）的研制工作。1997年3月7日，中國專利局受理了胡松與武漢大學(xué)提出的“固體聚合物電解質(zhì)膜復(fù)合電微電解臭氧發(fā)生器系統(tǒng)”的實用新型專利的申請。在此基礎(chǔ)上，胡松以個人名義和武漢大學(xué)于同年11月19日又提出了系爭“電解式臭氧發(fā)生裝置’發(fā)明專利申請并被中國專利局受理（申請?zhí)枮?/span>97122126.X）。

        1997年6月28日，深圳唐鋒與上海唐鋒簽訂備忘錄一份，約定：深圳唐鋒研發(fā)三部中工業(yè)臭氧技術(shù)應(yīng)用產(chǎn)品的研制工作由上海唐鋒具體實施，上海唐鋒的臭氧事業(yè)部負責(zé)臭氧技術(shù)應(yīng)用產(chǎn)品的研制；深圳唐鋒研發(fā)三部胡松經(jīng)理的關(guān)系轉(zhuǎn)至上海唐鋒臭氧事業(yè)部，由上海唐鋒發(fā)放工資、資金及其他福利待遇；深圳唐鋒同胡松簽訂的協(xié)議中約定由深圳唐鋒擁有的權(quán)利歸上海唐鋒等。1997年9月2日上海唐鋒任命胡松為本公司臭氧水機事業(yè)部總工程師。

    同年11月，兩原告以胡松擅自用個人名義與武漢大學(xué)共同申請系爭專利為由，向上海市第二中級人民法院提起訴訟。請求判令：將系爭發(fā)明專利的申請人之一胡松改為原告上海唐鋒。上海市第二中級人民法院經(jīng)過審理于2000年9月15日作出如下判決：《電解式臭氧發(fā)生裝置》發(fā)明專利申請權(quán)歸原告上?？巳R美斯有限公司（上海唐鋒）和第三人武漢大學(xué)所有。

一審判決后，被告胡松不服，上訴到上海市高級人民法院。上海市高級人民法院經(jīng)審理作出終審判決駁回上訴，維持原判。

第一審：

起訴及答辯理由

原告深圳唐鋒和上海唐鋒訴稱：1996年4月19日，深圳唐鋒和被告胡松訂立了一份協(xié)議書，約定：合作范圍為“臭氧技術(shù)應(yīng)用產(chǎn)品及其他領(lǐng)域的新產(chǎn)品”，明確了被告的責(zé)任為“主持產(chǎn)品開發(fā)研制工作”，在該協(xié)議的“七.保障及利益”中，雙方明確：本協(xié)議簽訂后甲方(即原告)正式擁有乙方(即被告)對 臭氧技術(shù)應(yīng)用產(chǎn)品之研制成果與權(quán)利。協(xié)議簽訂后，兩原告由于協(xié)調(diào)分工緣故，決定臭氧技術(shù)應(yīng)用產(chǎn)品的研制改在上海唐鋒進行，雙方并簽訂了有關(guān)事項的備忘錄。 此后，上海唐鋒聘任被告為其總工程師，且投入了大量的人力、物力和財力，組建研制部，并安置被告在滬工作和生活，實施了有關(guān)電解式臭氧發(fā)生裝置的研制開發(fā) 工作。不料被告瞞著原告，早于1997年11月19日，以個人名義擅自與武漢大學(xué)共同申請了電解式臭氧發(fā)生裝置的發(fā)明專利。該專利申請于1998年10月14日由 專利局公開。原告深圳唐鋒認為，根據(jù)深圳唐鋒與被告的協(xié)議，被告的行為屬違約行為；原告上海唐鋒認為，被告受聘于上海唐鋒后一年半中，執(zhí)行上海唐鋒的研制 開發(fā)任務(wù)，利用上海唐鋒的物質(zhì)條件形成的發(fā)明創(chuàng)造，是職務(wù)行為。據(jù)此，依照我國專利法的有關(guān)規(guī)定，兩原告認為，電解式臭氧發(fā)生裝置發(fā)明專利的共同申請人應(yīng) 當(dāng)是上海唐鋒和武漢大學(xué)。遂請求法院判令：將電解式臭氧發(fā)生裝置發(fā)明專利的申請人之一胡松改為原告上?？巳R美斯有限公司。

被 告胡松辯稱：系爭電解式臭氧發(fā)生裝置在深圳唐鋒與被告合作之前，已經(jīng)由武漢大學(xué)和胡松共同研制開發(fā)成功。兩原告訴稱該裝置在上海唐鋒處研制開發(fā)成功的說法 與事實不符。深圳唐鋒知道被告申請系爭專利一事，并支付了有關(guān)專利費用，被告沒有隱瞞兩原告。本案系爭的是“電解式臭氧發(fā)生裝置”的專利，而不是“臭氧技 術(shù)應(yīng)用產(chǎn)品”的專利。本案系爭的技術(shù)是武漢大學(xué)實驗室的研制產(chǎn)品，被告將其加以提煉、生產(chǎn)并用于實際應(yīng)用產(chǎn)品。所以被告和武漢大學(xué)是本案系爭技術(shù)的發(fā)明人 和專利申請人。故請求法院駁回兩原告的訴訟請求。

第三人武漢大學(xué)訴稱：系爭技術(shù)是在第三人SPE膜電解臭氧專利技術(shù)的基礎(chǔ)上經(jīng)過改進，再加上SPE膜的制備工藝和配方結(jié)合而成的。系爭技術(shù)方案的完成日期是1997年3月后至申請專利之前。被告辯稱系爭申請專利的技術(shù)是由第三人和被告共同完成的說法與事實不符。1997年3月，第三人是在受被告蒙騙的情況下才與被告簽訂合同的。自己當(dāng)時并不知道原告和被告之間的關(guān)系，否則是不會與被告簽訂共同申請專利的協(xié)議的。

查明事實

1996年2月8日，被告胡松代表乙方思達德公司與甲方第三人武漢大學(xué)簽訂了協(xié)議書一份（2.8協(xié)議）。該協(xié)議書內(nèi)容為：乙方了解到甲方在武漢大學(xué)實驗室內(nèi)已成熟地掌握SPE膜電解臭氧技術(shù)；雙方認定，由乙方將甲方實驗室的SPE膜電解臭氧技術(shù)研制成可以工業(yè)化生產(chǎn)的SPE膜電極式臭氧發(fā)生器產(chǎn)品；甲方對乙方經(jīng)過調(diào)研、比較后決定其新產(chǎn)品的臭氧發(fā)生器采用SPE膜電解式的臭氧發(fā)生器表示歡迎；甲方要求乙方不論其臭氧技術(shù)應(yīng)用新產(chǎn)品是否產(chǎn)生效益，均需向甲方支付非獨家專利使用費人民幣15萬元；甲方有責(zé)任向乙方提供該專利準確、全面的技術(shù)文件資料，在乙方生產(chǎn)中及時予以現(xiàn)場指導(dǎo)，以確保乙方在批量生產(chǎn)中掌握、穩(wěn)定SPE膜電極技術(shù)；本協(xié)議有效期為三年等。后，思達德公司又出具授權(quán)書，將“2.8”協(xié)議的權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給胡松。同年4月19日，胡松在未告知武漢大學(xué)的情況下，以該專利技術(shù)人股的形式與深圳唐鋒簽訂了協(xié)議書一份。該協(xié)議書約定：協(xié)議范圍是臭氧技術(shù)應(yīng)用產(chǎn)品及其他領(lǐng)域的新產(chǎn)品；此協(xié)議所述合作方式以股份制形式成立，財務(wù)獨立核算，股份比例：甲方（深圳唐鋒）90%，乙方（胡松）占10%（技術(shù)股）；本協(xié)議簽訂后，甲方正式擁有乙方對臭氧技術(shù)應(yīng)用產(chǎn)品之研制成果與權(quán)利，乙方不得再與第三者合作生產(chǎn)；甲方支付乙方定金22萬元整等。另外還約定，胡松在深圳唐鋒處領(lǐng)取薪金、并享受退休保險和重大疾病保險、報銷醫(yī)療費用及有關(guān)福利等。協(xié)議簽訂后，被告胡松依約定收到原告深圳唐鋒支付的定金人民幣22萬元，并在深圳唐鋒處領(lǐng)取薪金及享受有關(guān)福利等。

    1996年7月22日，深圳唐鋒聘任被告胡松為本公司開發(fā)三部經(jīng)理，負責(zé)臭氧水機之研發(fā)及管理工作。此后，第三人武漢大學(xué)應(yīng)被告胡松的要求，多次派“電解式臭氧技術(shù)研究課題組”人員到原告深圳唐鋒處就SPE膜電解臭氧技術(shù)進行指導(dǎo)和培訓(xùn)。同時，該課題組人員與胡松及深圳唐鋒的有關(guān)人員一起，利用深圳唐鋒的物質(zhì)條件，以SPE膜電解臭氧專利技術(shù)為基礎(chǔ)進行系爭專利（“電解式臭氧發(fā)生裝置”）的研制工作。

    1997年3月5日，被告胡松與第三人武漢大學(xué)簽訂關(guān)于共同申請“固體聚合物電解質(zhì)膜復(fù)合電極電解臭氧發(fā)生器系統(tǒng)”專利的協(xié)議書。該協(xié)議書內(nèi)容為：本協(xié)議以“2.8協(xié)議”為基礎(chǔ)；雙方共同認為按“2.8協(xié)議”，乙方（胡松）已將甲方（武漢大學(xué)）實驗室的SPE膜電極臭氧技術(shù)研制成為了可以工業(yè)化生產(chǎn)的SPE膜電極式臭氧發(fā)生器產(chǎn)品。（即固體聚合物電解質(zhì)膜復(fù)合電極電解臭氧發(fā)生器系統(tǒng)），該產(chǎn)品在結(jié)構(gòu)上已較甲方原專利（ZL932 46255.3）有了巨大的發(fā)展與完善，具備了申報新的實用新型專利的條件。因此，雙方同意共同申請新的實用新型專利，及向國外申請相應(yīng)的專利等。

    1997年3月7日，中國專利局受理了胡松與武漢大學(xué)提出的“固體聚合物電解質(zhì)膜復(fù)合電微電解臭氧發(fā)生器系統(tǒng)”的實用新型專利的申請。在此基礎(chǔ)上，胡松以個人名義和武漢大學(xué)于同年11月19日又提出了系爭“電解式臭氧發(fā)生裝置’發(fā)明專利申請并被中國專利局受理（申請?zhí)枮?/span>97122126.X）。

    1997年6月28日， 深圳唐鋒與上海唐鋒簽訂備忘錄一份，約定：深圳唐鋒研發(fā)三部中工業(yè)臭氧技術(shù)應(yīng)用產(chǎn)品的研制工作由上海唐鋒具體實施，上海唐鋒的臭氧事業(yè)部負責(zé)臭氧技術(shù)應(yīng)用 產(chǎn)品的研制；深圳唐鋒研發(fā)三部胡松經(jīng)理的關(guān)系轉(zhuǎn)至上海唐鋒臭氧事業(yè)部，由上海唐鋒發(fā)放工資、資金及其他福利待遇；深圳唐鋒同胡松簽訂的協(xié)議中約定由深圳唐 鋒擁有的權(quán)利歸上海唐鋒等。1997年9月2日上海唐鋒任命胡松為本公司臭氧水機事業(yè)部總工程師。此期間，武漢大學(xué)與胡松等人一起利用上海唐鋒的資金和物質(zhì)條件，對系爭專利的技術(shù)方案進行了進一步的完善和最終確定的工作。

1999年4月23日， 永新專利商標(biāo)代理有限公司北京辦事處收到被上訴人上海唐鋒電匯的向日本申請專利等費用后，發(fā)文告知上海唐鋒：由武漢大學(xué)和貴公司胡松先生委托我公司對“電 解式臭氧發(fā)生裝置”發(fā)明分別在中國大陸和臺灣地區(qū)。日本申請發(fā)明專利，且已交付了有關(guān)費用。待上述申請的有關(guān)事宜完成之后，貴方可要求我公司財務(wù)部門提供 詳細的費用支出情況表等。

判決依據(jù)及結(jié)果

    上海市第二中級人民法院經(jīng)審理認為：系爭專利的技術(shù)方案不僅包括臭氧發(fā)生器核心部件的制造工藝及配方，還包括臭氧發(fā)生器外部水箱結(jié)構(gòu)的具體技術(shù)方案。該技術(shù)與93專利有聯(lián)系，但不完全相同；與被告胡松將93專利與兩原告合作研制的應(yīng)用產(chǎn)品的技術(shù)也不完全相同。被告胡松利用了兩原告的物質(zhì)條件與第三人武漢大學(xué)于1997年11月就本案系爭申請專利技術(shù)方案共同完成了發(fā)明創(chuàng)造，其行為屬職務(wù)行為。本案系爭申請專利的共同發(fā)明人應(yīng)是兩原告與武漢大學(xué)。原告深圳唐鋒將系爭申請專利的所有權(quán)劃歸上海唐鋒，于法不悖，予以準許。

    綜上所述，上海市第二中級人民法院依照《中華人民共和國專利法》第六條第一款，《中華人民共和國專利法實施細則》第十條第一款的規(guī)定，于2000年9月15日作出如下判決：電解式臭氧發(fā)生裝置發(fā)明專利申請權(quán)歸原告上海克萊美斯有限公司和第三人武漢大學(xué)所有。

一審判決后，被告胡松不服，上訴到上海市高級人民法院。

第二審：

上訴理由及答辯

提起上訴稱：上海唐鋒無原告資格；胡松與深圳唐鋒合作三年的行為不是職務(wù)行為。一審判決認定事實錯誤，請求撤銷一審判決，予以改判。

    被上訴人深圳唐鋒和上海唐鋒共同答辯稱：一審法院根據(jù)事實和法律，作出了公正的判決。為此，請求維持原判，駁回上訴人的上訴請求。

    第三人武漢大學(xué)答辯稱：一審法院認定事實全面客觀，處理公正，適用法律正確，上訴人的上訴理由不能成立。

判決依據(jù)及結(jié)果

    上 海市高級人民法院經(jīng)審理認為：原審認定的基本事實屬實。上訴人胡松與武漢大學(xué)共同研制系爭專利技術(shù)期間，在深圳唐鋒時任開發(fā)三部經(jīng)理，后又在上海唐鋒時任 臭氧水機事業(yè)部總工程師。上訴人胡松不但以被上訴人員工的身份對外進行工作，同時在兩被上訴人處領(lǐng)取薪金和享受有關(guān)的養(yǎng)老、醫(yī)保等福利待遇。系爭專利技術(shù) 方案的初步形成和最終完成又是在兩被上訴人處，并主要利用了兩被上訴人的資金等物質(zhì)條件。在系爭專利的研制中，上訴人胡松雖作了有關(guān)的工作，但其實施的行 為完全符合《中華人民共和國專利法》及實施細則關(guān)于職務(wù)行為的規(guī)定，應(yīng)屬職務(wù)行為。上訴人胡松與深圳唐鋒、武漢大學(xué)簽訂的4.19協(xié)議、3.5協(xié)議等有關(guān)情節(jié)，并不影響對其職務(wù)行為的認定。所以，上訴人胡松訴稱其行為不屬職務(wù)行為的上訴理由沒有法律和事實依據(jù)，不能成立。上訴人又訴稱一審認定系爭專利形成的起始時間錯誤，4.19協(xié)議之前上訴人胡松已掌握系爭專利的有關(guān)技術(shù)。經(jīng)查，1996年2·8協(xié)議的有關(guān)內(nèi)容說明，此時上訴人尚未掌握系爭專利的基礎(chǔ)技術(shù)（即93專利）。上訴人提供的其他證據(jù)也不能充分證明該上訴理由。第三人武漢大學(xué)關(guān)于系爭專利技術(shù)方案是自1996年7月后至1997年11月 在被上訴人處最終完成的陳述與本案的有關(guān)證據(jù)能相互印證，應(yīng)予采信。一審判決關(guān)于此節(jié)事實的認定并無不當(dāng)。因此，上訴人的這一上訴理由也不能成立。上訴人 還訴稱上海唐鋒無原告資格。經(jīng)查，胡松受聘于深圳唐鋒和上海唐鋒，并在期間完成了系爭專利技術(shù)。上海唐鋒認為胡松擅自以個人名義與武漢大學(xué)申請系爭專利的 行為損害了自己的合法權(quán)益而與深圳唐鋒一起提起訴訟，符合法律的有關(guān)規(guī)定，上海唐鋒具有訴訟主體資格。上訴人的這一上訴理由同樣不能成立。綜上，原審法院 認定事實清楚，適用法律正確，審判程序合法。

為此，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項、第一百五十八條之規(guī)定，作出終審判決如下：

駁回上訴，維持原判。

評析：

    本 案中，確定胡松參與研制系爭發(fā)明申請專利“電解式臭氧發(fā)生裝置”行為的法律性質(zhì)，是解決好爭議的關(guān)鍵。該行為如果是職務(wù)行為，那么系爭發(fā)明申請專利的申請 權(quán)應(yīng)屬于原告所有；如果是非職務(wù)行為，那么胡松可以成為系爭發(fā)明專利申請的申請權(quán)人。因本案糾紛發(fā)生的時間是現(xiàn)行專利法修改之前，1992年版專利法施行之時，故原審法院是按1992年版專利法（以下均稱專利法）判決的。《專利法》第六條規(guī)定：執(zhí)行本單位的任務(wù)或者主要是利用本單位的物質(zhì)條件所完成的職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造，申請專利的權(quán)利屬于該單位。原審法院抓住本案的關(guān)鍵，依法認定胡松的行為是職務(wù)行為。二審法院同意了這一認定。其理由是：

    1．被告胡松與原告唐鋒公司具有事實上的勞動關(guān)系。從4.19協(xié) 議內(nèi)容看，除了胡松將技術(shù)投資外（暫且不論該行為的性質(zhì)），還有關(guān)于胡松領(lǐng)取薪金、享受醫(yī)保、住房及有關(guān)待遇的內(nèi)容。該部分內(nèi)容是一種勞動合同的性質(zhì)。事 實上，胡松也領(lǐng)取兩原告的薪金和享受有關(guān)的養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等福利待遇。所以，胡松與唐鋒公司建立勞動關(guān)系這點不能否定。

    2．從胡松在深圳唐鋒和上海唐鋒的工作性質(zhì)和職務(wù)看，胡松均接受了該兩原告對其職務(wù)的任命。在深圳唐鋒胡松是開發(fā)三部經(jīng)理，負責(zé)臭氧水機之研發(fā)及管理工作；在上海唐鋒是臭氧水機事業(yè)部總工程師，并以唐鋒公司員工的名義對外進行采購材料、簽訂有關(guān)合同等工作。

    3． 胡松在與武漢大學(xué)研制系爭專利時利用了原告的資金等物質(zhì)條件。對此，原告列舉了大量胡松領(lǐng)取原告的資金、原材料、零部件、胡松以原告的名義對外簽訂購置有 關(guān)設(shè)備的合同等單據(jù)。作為主要研制人員的第三人武漢大學(xué)一直認為系爭專利的研制是利用了唐鋒公司的物質(zhì)條件，并認為沒有一定的物質(zhì)條件是不可能完成該系爭 專利發(fā)明的。武漢大學(xué)還列舉了在兩原告處研制系爭專利的時間、具體人員、利用物質(zhì)條件等情況的表格。胡松也無充分證據(jù)證明是在其他地方利用他人的資金和物 質(zhì)條件與武漢大學(xué)一起完成系爭專利。

    4．申請系爭專利的費用也是上海唐鋒支出的。系爭專利的國內(nèi)申請費用為3000港幣，向臺灣申請費用為3000元人民幣加3000美元，向日本國申請費用為5000元人民幣加6000美元，向PCT國際專利的階段申請費為35000元人民幣。上述費用約共計人民幣12萬元左右，均為上海唐鋒支出。該節(jié)事實胡松也是當(dāng)庭予以認可的。

    因此，認定胡松在系爭專利中是實施職務(wù)行為應(yīng)該是正確的。